独学の弁理士講座BBS
29の2について - 事務所修行中
2023/03/20 (Mon) 21:17:27
29の2の拡大先願について、いわゆる他の特許出願が、英語でされたPCT出願Aを基礎として国内優先権を主張した出願Bである場合、双方に記載の発明については、184の15④により読み替えられた41条③により、Bが出願公開された時にAが国際公開されたものとみなして29の2が適用になります。
この場合、Bが出願公開されても、Aの翻訳文が提出されないと29の2の適用はないのでしょうか。条文上はそうは読めませんが、予備校の問題の解説で「翻訳文が提出されず取り下げられたものを除く」という184の13の規定によって適用はないとされており、少し違和感がありました。
184の13は「他の出願が国際特許出願」である場合であって、「他の出願の先の出願が国際特許出願」である場合に適用されるものではないと考えています。
勉強不足で恐縮ですが、教えていただけますと幸いです。
Re: 29の2について
- 内田浩輔
2023/03/22 (Wed) 13:52:06
まず、事例を整理します。
外国語PCT出願A→出願Aの翻訳文未提出→出願Aに基づく国内優先権主張出願B→出願Bの出願公開
この場合、審査基準によれば、国内優先権の主張の基礎とされた出願(先の出願)が外国語特許出願である場合、先の出願について翻訳文が提出されているときも、提出されていないときも同様である(特41条③括弧書き、特184条の15④)とされています。
すなわち、翻訳文が提出されていないときも、先の出願と後の出願の双方の当初明細書等に記載された発明は、先の出願を他の出願として、特29条の2の規定が適用されます。
また、翻訳文が提出されていないときも、後の出願の当初明細書等にのみ記載され、先の出願の当初明細書等に記載されていない発明は、後の出願を他の出願として、特29条の2の規定が適用されます。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0300.pdf
意匠の利用 - 受験生
2023/03/15 (Wed) 18:57:33
内田先生
他人の登録意匠を利用する意匠の実施は、実施する意匠が登録意匠と類似しなくとも侵害とされますが、その根拠条文は２３条になるのでしょうか。
登録意匠には類似しない意匠なので、２３条が根拠条文というのはちょっと違うかなと思いました。
Re: 意匠の利用 - 内田浩輔
2023/03/17 (Fri) 12:55:55
個人的には意23条を根拠条文として考えています。
利用関係が成立する場合には、後願に係る意匠を実施すると先願に係る意匠を全部実施することになります。
そのため、後願に係る意匠を実施すると、意23条によって先願に係る意匠権の侵害となるという流れです。
ただし、異論もあって意26条を根拠条文とする方もいらっしゃいます。
https://onl.la/S3QtS2z
Re: Re: 意匠の利用 - 弁理士受験生
2023/03/18 (Sat) 15:55:26
ご説明ありがとうございます。利用関係が想定されるケースと論述パターンについて、とても分かりやすかったです。
予備校では23条と26条で採点する人により正解が分かれてそうで、いつも困惑していました。もっと早く先生のブログに出会いたかったです(笑)
利用抵触について - 弁理士受験生
2023/03/01 (Wed) 23:31:50
ご回答ありがとうございました。質問箱にてお伺いさせていただいた者です。
後半の質問は以下のことをお伺いしたいと思っておりました。
甲の発明A（物A)を利用する乙の発明B（物Aの用途B)がある場合、甲乙それぞれが出願すると以下の3通りが考えられます。
①甲が後願の場合
甲が後願ですと、甲の出願は乙の出願にかかるBに基づき、39条等で拒絶されます。よって甲が発明Bを実施するには乙の許諾が必要になります。
②甲が先願の場合
甲が先願の場合、甲乙それぞれの発明が特許される可能性があります。この場合、ご説明のとおり、甲は、乙から許諾を得なければ、発明Bを実施できません。
③同日の出願の場合
同日の出願の場合でも発明A、Bが共に特許される可能性があります。その場合、同日出願なので、どちらが優位ということはなく、甲および乙は発明Bを自由に実施できることになるという理解でよろしいでしょうか。
もしそうだとすると、甲からすると、乙より後に出しても先に出しても乙の許諾を要するけれども、同日だと許諾が要らないというのは、論理に疑問が残ります。
先願権者でさえ実施許諾を要するのに同日だと不要となる理屈がよく分かりませんでした。
同日出願の場合、相手方の実施許諾がなければ甲乙いずれも発明Bを実施できないのではと思ってしまいますが、考え違いをしているでしょうか。
誤った理解をしていましたらご指摘いただけると幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
Re: 利用抵触について - 内田浩輔
2023/03/02 (Thu) 10:23:51
③の理解が間違っています。
同日出願の場合、甲は発明Aを実施できるだけで、乙による利用発明Bを実施するためには実施許諾が必要です。
また、乙は発明Bを実施できますが、発明Aを単独で実施するためには実施許諾が必要です。
一方、発明Aと意匠Bが抵触する場合、甲が発明Aを実施すると意匠Bを実施することになります。
また、乙が意匠Bを実施すると発明Aを実施することになります。
この時は、互いに自らの発明・意匠を実施できますが、結果として相手の発明・意匠を実施することになります。
Re: Re: 利用抵触について - 弁理士受験生
2023/03/02 (Thu) 18:44:38
ご説明ありがとうございます。
同日なら実施できるという説明が理解できていませんでしたが、実施行為が相手方の特許発明の実施になる場合には許諾が必要とのことで承知しました。
実施行為と他人の特許権との関係だけを考えれば良いということで理解しました。
乙は発明Bを実施する場合、発明Aが物の発明になるので、Bの実施には必ず甲から許諾を得る必要があるものと理解しています。
また、抵触についても同様に、自己の発明の実施が同時に相手方の登録意匠等の実施となるので、相手方の許諾が必要になると理解いたしました。
H27-33(5)に同様のケースの問題がありますが、意匠権者は登録意匠を実施できることとされています。
ここでの実施ができるというのは、特許権の侵害になるわけではないということでしょうか。
許諾なしには実施ができないものと思いますが、問題の意図がよく分かりませんでした。
Re: 利用抵触について - 内田浩輔
2023/03/03 (Fri) 12:46:28
同日の場合に実施できるのは、自らが所有する特許権に係る発明のみという意味です。
つまり、乙が発明Bを実施する場合には、発明Aを実施しますが、甲からの許諾は不要です。
しかし、乙は発明Bを実施する場合を除いて、発明Aを実施することができません（例えば物Aの用途Cは実施できない）。
また、同日の場合の抵触についても同様に、自己の発明等を実施でき、相手方の許諾は不要です（正確には、許諾を要する旨の条文がない）。
そのため、H27-33(5)の問題で、実施ができるというのは、特許権の侵害になるわけではないということで、意匠権者は許諾なしに実施できます。
http://benrishikoza.web.fc2.com/kakomon/h27tanto/h27toi33.html
Re: Re: 利用抵触について - 弁理士受験生
2023/03/04 (Sat) 09:00:33
ご説明ありがとうございます。
とてもわかりやすく事案をイメージしながら整理することができました。
利用抵触関係にある同日の場合はあくまで自己の発明を実施できるのみで、相手方の発明等については実施ができないと理解いたしました。
特許権を排他的権利として同日についても互いに排他しあう関係にすればシンプルだったかなと思いますが、68条が実施権としての性質を規定しているようにも読め、72条で同日が規定されていないことから、上記のように判断するのが望ましいということかと思います。
またご質問させていただけますと幸いです。
今後ともよろしくお願いいたします。
特許権存続期間延長の最長記録 - エア修士
2023/01/21 (Sat) 18:37:33
特許法67条4項の存続期間延長の期間は上限5年となっていますが、67条2項には上限がありません。
元々査定まで3年以上かかっている必要があるのでそもそもの適用例が限られているのでしょうが、審査・審判がこじれにこじれればどこまでも伸びそうにも思えます。
長かった例で、どれくらいの延長が認められた事例があるのでしょうか。
Re: 特許権存続期間延長の最長記録 - 管理人
2023/01/24 (Tue) 16:08:36
特許法67条4項の存続期間延長（期間補償のための延長登録の出願）は、2020年3月10日以降に出願された特許出願に適用されます。
そのため、現状で適用例はないはずです。
なお、米国のPatent Term Adjustmentの例では、998日とかもあるそうです。
http://blog.1smartworks.com/2014/08/2pta.html
Re: 特許権存続期間延長の最長記録 - エア修士
2023/02/01 (Wed) 17:46:37
平成28年にTPP関係で追加されていたのですね。ありがとうございました。
前置審査における拒絶理由通知について - myaika
2022/11/16 (Wed) 00:23:20
お世話になっています。
特許法の前置審査における拒絶理由通知に関する過去問について、どうしても過去問の答えに納得ができないため、ご助力いただければと思います。
H28-8ハの枝で、「前置審査において、審査官は、拒絶査定不服審判の請求前にした明細書、特許請求の範囲又は図面の補正が、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされていないものと判断した場合、そのことを理由として拒絶の理由を通知する場合がある。」→答え○となっております。
特163条2項の規定によれば確かに、50条の規定が「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見したとき」に準用されておりますので、上記問題の場面というのは、17条の2第3項違反の瑕疵が査定の理由でなかったため、拒絶の理由が通知されたのだろうと思います。
しかしながら、審判便覧（第I部第2章第7節 前置審査）を拝見しますと、前置審査において拒絶理由通知がされるのは、①補正が適法であり、原査定において示された拒絶の理由が解消したものの、補正後の明細書等に拒絶の理由を発見し、かつ、その発見した拒絶の理由が補正により新たに通知する必要が生じた拒絶理由のみである場合（3.2.1.(2)）か、②拒絶査定の理由等を解消するために請求人が取りうる措置を審査官が示せる場合（3.5）のみに限定されており、査定の理由と異なる拒絶理由を発見した場合であっても、それが「補正により新たに通知する必要が生じた拒絶理由のみ」に該当しない場合は拒絶理由通知をされることなく長官報告になるのではないかと思います。
上記審判便覧に従うのであれば、拒絶査定不服審判の請求前に17条の2第3項の違反があったことが査定の理由でなかったとしても、補正により新たに通知する必要が生じた拒絶理由に該当せず、拒絶理由通知ではなく、長官報告となるのではないでしょうか？
それとも、拒絶の理由が補正により新たに通知する必要が生じた拒絶理由に該当しなかったとしても、特163条2項の通り、査定の理由と異なる拒絶の理由を発見したときは拒絶理由通知をするということなのでしょうか？
Re: 前置審査における拒絶理由通知について - 内田浩輔
2022/11/18 (Fri) 13:22:52
ご質問ですが、H27問8枝ハの間違えではないですか？
さて、間違えだとして、本枝の答えについては「◯」でよいかと思います。
本枝は「場合がある」か否かを問われています。
そして、審判便覧で言うならば、3.2.1(2)a(ii)例1に該当することがあります。
例えば、最初の拒絶理由通知に対する補正によって、新規事項を追加する補正がされたが、先の拒絶理由通知において示された拒絶理由が解消されていなかったため拒絶査定となった。
そして、審判請求時に、原査定の理由が解消される補正がされた。そのため、前置審査において、補正で追加された事項について審査をする必要が生じ、その結果、発見した新たな拒絶理由
に該当する場合です。
この場合には、最後の拒絶理由通知が通知されます。
Re: 前置審査における拒絶理由通知について - myaika
2022/11/21 (Mon) 22:58:38
内田先生
ご返信ありがとうございます。
ご指摘の通りH27年でした。失礼いたしました。
なるほど、審判便覧の3.2.1(2)a(ii)例1の場面の理解が足りませんでしたが、先生のご指摘のもと改めて見直し、理解することができました。
お忙しいところご指導ありがとうございました。
弁理士の欠格事由 - muyo
2022/09/05 (Mon) 20:00:20
表題について
不法滞在とそれに伴う執行猶予等の前科を受けた場合、弁理士になるにあたって欠格事由はありますでしょうか？
弁理士法の条文と刑法の条文との兼ね合いからして、
・実刑判決を受けた場合は10年間弁理士資格を持てない
・執行猶予の場合は猶予が明ければ弁理士資格を持てる
と解釈しますが合っていますか。
また、資格については条文がありますが、弁理士試験を受験できるか・合格後の修習を受けられるかが分かりません。
弁護士の場合だと、執行猶予中でも試験は受けられ合格もできるが修習を受けるのが猶予明け後になるようですが弁理士も同じでしょうか。
Re: 弁理士の欠格事由 - 内田浩輔
2022/09/06 (Tue) 09:45:57
「禁固以上の刑を受けた」に該当すれば、欠格事由（弁理士法8条1号）があります。
そして、禁固以上の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金以上の刑に処せられないで10年以上経過したときに刑の言渡しが効力を失い（刑法34条の2第1項前段）、制限が解除されます。
また、執行猶予の場合には、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、猶予期間を経過したときに刑の言渡しが効力を失い（刑法27条）、制限が解除されます。
https://www.moj.go.jp/content/001361977.pdf
受験資格については、特に制限がないので、禁固以上の刑を受けた者であっても弁理士試験を受けることができるはずです（多分、試験官側に確認の手段がないです）。
また、実務修習の受講資格についても、特に制限がないので、禁固以上の刑を受けた者であっても弁理士試験を受けることができると思われます。
無題 - 澤
2022/08/02 (Tue) 12:53:25
内田先生
早速ありがとうございます。
「JPOでは把握できないのでWIPOへの登録をもって効力を発生させる。また、条約上の手続きがないから・・・」そういう感じで読み込むと理解が進むような気がします。
ありがとうございました。
澤
特許原簿、特許公報 - 澤
2022/07/17 (Sun) 12:44:51
先生、質問よろしいですか？
特27条の特許原簿と、特193条の特許公報との違いがよく分かりません。混同します。例えば、特許権の消滅はどちらにも掲載されるのに、設定は原簿のみであったりとか、混同します。
さらに、特98条（登録の効果）が出てくると、ますます混乱してきます。何か、理解するのにいいヒントはありませんでしょうか？
よろしくお願いします。
澤
の条文
Re: 特許原簿、特許公報 - 内田浩輔
2022/07/26 (Tue) 13:16:56
実物を見るのが手っ取り早いです。
なお、公報の記載事項は更新されませんが（再発行はあり得る）、原簿の記載事項は更新されます。要するに、
事実の公開→公報
事実の記録→原簿
みたいな、違いですかね。
［特許原簿見本］
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/document/genbo_about/genbo_p.pdf
［公報発行案内］（P5-6）
https://www.jpo.go.jp/system/laws/koho/general/document/kouhou_hakkou_annai/kouhou_annai.pdf
Re: 特許原簿、特許公報 - 澤
2022/07/29 (Fri) 17:36:06
内田先生
ご回答ありがとうございます。
参照資料も熟読しました。
ところが、原簿との絡みで、ジュネーブ改正協定に伴う特例（意60-19)に関連して、「国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅（存続期間の満了によるものを除く。）は、国際登録簿に登録されたところによる(意匠68-19第2項）」とは、一体どういうことを意味しているのでしょうか？ ジュネーブ協定では、「意匠権の設定自体は、国際登録簿に記載することがないので、特許庁原簿に登録し、移転は国際登録簿に記載することになっているので、特許庁原簿には記載しなくて国際登録簿に登録されたところによる」ということなんでしょうか？ この部分、非常に混乱します。
商標法にも、同様にもマドリッド協定に伴う特例規定がありますね。（商68-27)
すべて国際登録簿に記載してくれれば、こんなに読替規定が複雑にならなくて済むものを（笑）。
この部分、理解が進むような何かヒントでもありましたらご教示頂けますと幸甚です。
ありがとうございます。
澤
Re: 特許原簿、特許公報 - 内田浩輔
2022/08/01 (Mon) 12:39:19
WIPOに対して手続する事項（意匠権の移転又は消滅）は、JPOでは把握できないので、国際登録簿への登録をもって効力が発生するということでしょう。
ただし、存続期間の満了はJPOでは把握できるので、その例外としているのかと思います。
国際登録を基礎とした意匠については、WIPOで移転と消滅ができるので、意匠原簿に移転と消滅は登録されないとざっくり覚えて、
例外的に存続期間の満了は意匠原簿に登録され、
国際登録を基礎とした意匠の回復はそもそもできない（条約上の手続きが無い）ので登録されない
と考えたらどうでしょうか。
意匠の要旨変更について - Ryo
2022/06/26 (Sun) 12:29:48
意匠法 第九条の二で
願書の記載又は願書に添付した図面等についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
の適用があった際に、
その出願がパリ優先権の主張や、新喪例の適用を受けていた場合、
出願と同時に出していた書類は、要旨変更の認定で出願日が繰り下がった時に提出したものと見なされますか？
Re: 意匠の要旨変更について - 内田浩輔
2022/06/28 (Tue) 16:13:49
補正却下後の新出願（意17条の3）の場合、新規性の喪失の例外の適用は受けられません。
これは、出願と同時に書面を提出することが出来ないからです。
また、同じ理由でパリ優先権の主張もできません。
そのため、私見ですが、要旨変更として出願日が繰り下がった場合（意9条の2）でも、新規性の喪失の例外の適用は受けられず、且つパリ優先権の主張もできないと思われます。
Re: 意匠の要旨変更について - 初心の者
2022/07/02 (Sat) 10:11:01
内田浩輔 先生
横から失礼します。
元の出願が新喪例の適用を受けていたが、出願日の繰り下がりにより、その新喪例の適用が不適法になった場合には、この出願はどのように扱われるのでしょうか？
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
Re: 意匠の要旨変更について - 内田浩輔
2022/07/06 (Wed) 12:47:02
新規性の喪失の例外の適用がないものとして、通常通り審査されると思います。
そのため、先に公開された意匠と類似であるか、又は当該意匠から容易に創作できれば拒絶されます。
意匠権であった場合、先に公開された意匠と類似であるか、又は当該意匠から容易に創作できれば無効理由が存在することになります。
Re: 意匠の要旨変更について - 初心の者
2022/07/08 (Fri) 08:08:40
内田浩輔 先生
ご解答有難うございます。（必要以上に考え過ぎていました。）
先願の地位 - 澤
2022/06/13 (Mon) 23:14:37
内田先生
過去数回チャレンジしましたが、なかなか点数が出ません。法律の正確な理解が足りないのだと思います。
ひとつ質問をさせてください。
先願の地位に関する条文で、商標については、法8条により、「商標登録出願について査定若しくは審決が確定したとき」先願の地位を失うとありますが、登録査定になった時にも先願の地位を失う旨規定されており、違和感があります。特意には、「拒絶をすべき査定又は審決が確定したとき」とありますが、商標法ではどうしてそのような言い回しになっているのでしょうか？
ご教示頂きたくお願いします。
Re: 先願の地位 - 内田浩輔
2022/06/21 (Tue) 18:49:30
理解については、論文試験の勉強（論文のレジュメの書き写し）をした方が良いかもしれませんね。
さて、ご質問の件ですが、みんなで創る弁理士試験短答用レジュメの商8条3項をご覧下さい。
結論としては、同項の「査定若しくは審決」とは、拒絶査定又は拒絶審決をいい、登録査定又は登録審決が確定した先願は先願の地位を有すると解します(網野)。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n-TqD7HQYjOejRQa4N9zEtoRSX-XjppKUOUQWeHgJsc/edit#gid=1943066152
ただし、現在、同一人の同一商標・同一商品(役務)出願については、「商標法第３条の趣旨に反する」との理由により拒絶されます(審査基準)。
そのため、登録査定時に先願の地位を残さなくとも、重複登録されることはなく、訴訟となれば解釈が変わるかもしれません。
Re: 先願の地位 - 澤
2022/06/22 (Wed) 09:51:34
内田先生
ご回答ありがとうございました。
「査定若しくは審決は、拒絶査定又は拒絶審決をいい、登録査定等は先願の地位を有すると解する（網野）」は
当然にそうなんだろうなとは推測できましたが、なかなか条文にそう書いていなので、混乱しておりました。審査基準まで読み込んで理解しなくてはならないのですね。
先生、ご多忙の所ありがとうございました。
澤