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独学の弁理士講座BBS

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前置審査における拒絶理由通知について myaika

2022/11/16 (Wed) 00:23:20

お世話になっています。

特許法の前置審査における拒絶理由通知に関する過去問について、どうしても過去問の答えに納得ができないため、ご助力いただければと思います。

H28-8ハの枝で、「前置審査において、審査官は、拒絶査定不服審判の請求前にした明細書、特許請求の範囲又は図面の補正が、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされていないものと判断した場合、そのことを理由として拒絶の理由を通知する場合がある。」→答え○となっております。

特163条2項の規定によれば確かに、50条の規定が「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見したとき」に準用されておりますので、上記問題の場面というのは、17条の2第3項違反の瑕疵が査定の理由でなかったため、拒絶の理由が通知されたのだろうと思います。

しかしながら、審判便覧(第I部第2章第7節 前置審査)を拝見しますと、前置審査において拒絶理由通知がされるのは、①補正が適法であり、原査定において示された拒絶の理由が解消したものの、補正後の明細書等に拒絶の理由を発見し、かつ、その発見した拒絶の理由が補正により新たに通知する必要が生じた拒絶理由のみである場合(3.2.1.(2))か、②拒絶査定の理由等を解消するために請求人が取りうる措置を審査官が示せる場合(3.5)のみに限定されており、査定の理由と異なる拒絶理由を発見した場合であっても、それが「補正により新たに通知する必要が生じた拒絶理由のみ」に該当しない場合は拒絶理由通知をされることなく長官報告になるのではないかと思います。

上記審判便覧に従うのであれば、拒絶査定不服審判の請求前に17条の2第3項の違反があったことが査定の理由でなかったとしても、補正により新たに通知する必要が生じた拒絶理由に該当せず、拒絶理由通知ではなく、長官報告となるのではないでしょうか?
それとも、拒絶の理由が補正により新たに通知する必要が生じた拒絶理由に該当しなかったとしても、特163条2項の通り、査定の理由と異なる拒絶の理由を発見したときは拒絶理由通知をするということなのでしょうか?

Re: 前置審査における拒絶理由通知について - 内田浩輔

2022/11/18 (Fri) 13:22:52

ご質問ですが、H27問8枝ハの間違えではないですか?

さて、間違えだとして、本枝の答えについては「◯」でよいかと思います。
本枝は「場合がある」か否かを問われています。
そして、審判便覧で言うならば、3.2.1(2)a(ii)例1に該当することがあります。

例えば、最初の拒絶理由通知に対する補正によって、新規事項を追加する補正がされたが、先の拒絶理由通知において示された拒絶理由が解消されていなかったため拒絶査定となった。
そして、審判請求時に、原査定の理由が解消される補正がされた。そのため、前置審査において、補正で追加された事項について審査をする必要が生じ、その結果、発見した新たな拒絶理由
に該当する場合です。
この場合には、最後の拒絶理由通知が通知されます。

Re: 前置審査における拒絶理由通知について myaika

2022/11/21 (Mon) 22:58:38

内田先生

ご返信ありがとうございます。
ご指摘の通りH27年でした。失礼いたしました。

なるほど、審判便覧の3.2.1(2)a(ii)例1の場面の理解が足りませんでしたが、先生のご指摘のもと改めて見直し、理解することができました。

お忙しいところご指導ありがとうございました。

弁理士の欠格事由 - muyo

2022/09/05 (Mon) 20:00:20

表題について

不法滞在とそれに伴う執行猶予等の前科を受けた場合、弁理士になるにあたって欠格事由はありますでしょうか?

弁理士法の条文と刑法の条文との兼ね合いからして、
・実刑判決を受けた場合は10年間弁理士資格を持てない
・執行猶予の場合は猶予が明ければ弁理士資格を持てる

と解釈しますが合っていますか。
また、資格については条文がありますが、弁理士試験を受験できるか・合格後の修習を受けられるかが分かりません。
弁護士の場合だと、執行猶予中でも試験は受けられ合格もできるが修習を受けるのが猶予明け後になるようですが弁理士も同じでしょうか。

Re: 弁理士の欠格事由 - 内田浩輔

2022/09/06 (Tue) 09:45:57

「禁固以上の刑を受けた」に該当すれば、欠格事由(弁理士法8条1号)があります。

そして、禁固以上の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金以上の刑に処せられないで10年以上経過したときに刑の言渡しが効力を失い(刑法34条の2第1項前段)、制限が解除されます。

また、執行猶予の場合には、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、猶予期間を経過したときに刑の言渡しが効力を失い(刑法27条)、制限が解除されます。

https://www.moj.go.jp/content/001361977.pdf

受験資格については、特に制限がないので、禁固以上の刑を受けた者であっても弁理士試験を受けることができるはずです(多分、試験官側に確認の手段がないです)。

また、実務修習の受講資格についても、特に制限がないので、禁固以上の刑を受けた者であっても弁理士試験を受けることができると思われます。

無題 澤 

2022/08/02 (Tue) 12:53:25

内田先生

早速ありがとうございます。
「JPOでは把握できないのでWIPOへの登録をもって効力を発生させる。また、条約上の手続きがないから・・・」そういう感じで読み込むと理解が進むような気がします。
ありがとうございました。


特許原簿、特許公報 澤 

2022/07/17 (Sun) 12:44:51

先生、質問よろしいですか?

特27条の特許原簿と、特193条の特許公報との違いがよく分かりません。混同します。例えば、特許権の消滅はどちらにも掲載されるのに、設定は原簿のみであったりとか、混同します。
さらに、特98条(登録の効果)が出てくると、ますます混乱してきます。何か、理解するのにいいヒントはありませんでしょうか?

よろしくお願いします。


の条文

Re: 特許原簿、特許公報 - 内田浩輔

2022/07/26 (Tue) 13:16:56

実物を見るのが手っ取り早いです。

なお、公報の記載事項は更新されませんが(再発行はあり得る)、原簿の記載事項は更新されます。要するに、
事実の公開→公報
事実の記録→原簿
みたいな、違いですかね。

[特許原簿見本]
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/document/genbo_about/genbo_p.pdf

[公報発行案内](P5-6)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/koho/general/document/kouhou_hakkou_annai/kouhou_annai.pdf

Re: 特許原簿、特許公報 澤 

2022/07/29 (Fri) 17:36:06

内田先生

ご回答ありがとうございます。
参照資料も熟読しました。

ところが、原簿との絡みで、ジュネーブ改正協定に伴う特例(意60-19)に関連して、「国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅(存続期間の満了によるものを除く。)は、国際登録簿に登録されたところによる(意匠68-19第2項)」とは、一体どういうことを意味しているのでしょうか? ジュネーブ協定では、「意匠権の設定自体は、国際登録簿に記載することがないので、特許庁原簿に登録し、移転は国際登録簿に記載することになっているので、特許庁原簿には記載しなくて国際登録簿に登録されたところによる」ということなんでしょうか? この部分、非常に混乱します。
商標法にも、同様にもマドリッド協定に伴う特例規定がありますね。(商68-27)
すべて国際登録簿に記載してくれれば、こんなに読替規定が複雑にならなくて済むものを(笑)。
この部分、理解が進むような何かヒントでもありましたらご教示頂けますと幸甚です。

ありがとうございます。

Re: 特許原簿、特許公報 - 内田浩輔

2022/08/01 (Mon) 12:39:19

WIPOに対して手続する事項(意匠権の移転又は消滅)は、JPOでは把握できないので、国際登録簿への登録をもって効力が発生するということでしょう。
ただし、存続期間の満了はJPOでは把握できるので、その例外としているのかと思います。

国際登録を基礎とした意匠については、WIPOで移転と消滅ができるので、意匠原簿に移転と消滅は登録されないとざっくり覚えて、
例外的に存続期間の満了は意匠原簿に登録され、
国際登録を基礎とした意匠の回復はそもそもできない(条約上の手続きが無い)ので登録されない
と考えたらどうでしょうか。

意匠の要旨変更について - Ryo

2022/06/26 (Sun) 12:29:48

意匠法 第九条の二で
願書の記載又は願書に添付した図面等についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。

の適用があった際に、

その出願がパリ優先権の主張や、新喪例の適用を受けていた場合、
出願と同時に出していた書類は、要旨変更の認定で出願日が繰り下がった時に提出したものと見なされますか?

Re: 意匠の要旨変更について - 内田浩輔

2022/06/28 (Tue) 16:13:49

補正却下後の新出願(意17条の3)の場合、新規性の喪失の例外の適用は受けられません。
これは、出願と同時に書面を提出することが出来ないからです。
また、同じ理由でパリ優先権の主張もできません。

そのため、私見ですが、要旨変更として出願日が繰り下がった場合(意9条の2)でも、新規性の喪失の例外の適用は受けられず、且つパリ優先権の主張もできないと思われます。

Re: 意匠の要旨変更について - 初心の者

2022/07/02 (Sat) 10:11:01

内田浩輔 先生
横から失礼します。
元の出願が新喪例の適用を受けていたが、出願日の繰り下がりにより、その新喪例の適用が不適法になった場合には、この出願はどのように扱われるのでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

Re: 意匠の要旨変更について - 内田浩輔

2022/07/06 (Wed) 12:47:02

新規性の喪失の例外の適用がないものとして、通常通り審査されると思います。
そのため、先に公開された意匠と類似であるか、又は当該意匠から容易に創作できれば拒絶されます。

意匠権であった場合、先に公開された意匠と類似であるか、又は当該意匠から容易に創作できれば無効理由が存在することになります。

Re: 意匠の要旨変更について - 初心の者

2022/07/08 (Fri) 08:08:40

内田浩輔 先生
ご解答有難うございます。(必要以上に考え過ぎていました。)

先願の地位 澤 

2022/06/13 (Mon) 23:14:37

内田先生

過去数回チャレンジしましたが、なかなか点数が出ません。法律の正確な理解が足りないのだと思います。

ひとつ質問をさせてください。
先願の地位に関する条文で、商標については、法8条により、「商標登録出願について査定若しくは審決が確定したとき」先願の地位を失うとありますが、登録査定になった時にも先願の地位を失う旨規定されており、違和感があります。特意には、「拒絶をすべき査定又は審決が確定したとき」とありますが、商標法ではどうしてそのような言い回しになっているのでしょうか?
ご教示頂きたくお願いします。

Re: 先願の地位 - 内田浩輔

2022/06/21 (Tue) 18:49:30

理解については、論文試験の勉強(論文のレジュメの書き写し)をした方が良いかもしれませんね。

さて、ご質問の件ですが、みんなで創る弁理士試験短答用レジュメの商8条3項をご覧下さい。
結論としては、同項の「査定若しくは審決」とは、拒絶査定又は拒絶審決をいい、登録査定又は登録審決が確定した先願は先願の地位を有すると解します(網野)。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n-TqD7HQYjOejRQa4N9zEtoRSX-XjppKUOUQWeHgJsc/edit#gid=1943066152

ただし、現在、同一人の同一商標・同一商品(役務)出願については、「商標法第3条の趣旨に反する」との理由により拒絶されます(審査基準)。
そのため、登録査定時に先願の地位を残さなくとも、重複登録されることはなく、訴訟となれば解釈が変わるかもしれません。

Re: 先願の地位 澤 

2022/06/22 (Wed) 09:51:34

内田先生

ご回答ありがとうございました。
「査定若しくは審決は、拒絶査定又は拒絶審決をいい、登録査定等は先願の地位を有すると解する(網野)」は
当然にそうなんだろうなとは推測できましたが、なかなか条文にそう書いていなので、混乱しておりました。審査基準まで読み込んで理解しなくてはならないのですね。

先生、ご多忙の所ありがとうございました。

論文試験対策について - はる

2022/06/08 (Wed) 00:56:11

お世話になっております。こちらのサイトで勉強させていただき、今年の短答試験で42点を取ることができました。その節は本当にありがとうございました。大変厚かましいのですが、今後の学習方法について、もしご意見を伺えたらと思いご相談です。
これまで独学で短答の過去問を中心に勉強しており、ほとんど論文試験の対策をしておりませんでした。今年は現実的に選択科目の合格を目指しておりますが、来年の最終合格に向けて、受験期間に通うことを検討しております。そこで、LECの中上級者向けの論文講座またはLゼミでしたら、どちらを受講するのがお勧めでしょうか?
というのも、先日、中上級者向けの講座の説明会に行ったところ、講師の方にやんわりと、論文について全く対策していない状態では授業についていくのが大変だと思う、と言われてしまったため、書き方から教えてもらえそうなゼミを選択すべきなのか、はたまた、それ以前に論文の書き方講座(LECにはないようですが他社にありました)などを受講したほうが良いのかと悩んでおります。
もしご意見を頂けましたら幸いです。

Re: 論文試験対策について - 内田浩輔

2022/06/08 (Wed) 13:46:31

まずは短答試験合格(見込)おめでとうございます。

論文試験の勉強法ですが、書き方については、TAC論文マニュアル、LEC論文アドヴァンステキスト等のレジュメ集(模範答案集)を読み込めば大丈夫かと思います。
ただし、論文構成については、講師に質問をする等の対策が必要かもしれません。

また、答案練習は必須であると思います。
特実:2時間、意匠:1.5時間、商標:1.5時間を書き続けますので、筆力が必要です(書き手がもたない)。
ただし、こちらはレジュメ集を参考に練習することもできます。

その他には、短答試験の勉強(過去問)のみとなると、基本的な理解が足りない可能性があります。
その点で、受験機関を受講するというのは合格への早道だと思います。
ただし、論文の書き方はレジュメで代用できますので、それのみを目的として受講されるのはもったいないように思います。

また、LECの中上級者向けの論文講座と、Lゼミとですが、いずれも学習経験者をターゲットにしているようです。
そこで、まずは無料講習を受講してみて、向いている方を選択されてはいかがでしょうか?
https://www.lec-jp.com/kouza_trial/benrishi.html
ただし、論文直前講座は「インプットなし」なので答案練習であり、向いていない気がします。

なお、現在ではあまり参考になりませんが、私も論文試験の勉強法を紹介しております。
https://benrishikoza.com/ronbun-taisaku/

Re: Re: 論文試験対策について - はる

2022/06/08 (Wed) 23:10:59

内田先生

とても為になるアドバイスをいただきまして、ありがとうございます。書き方についてはレジュメ集でも対応可能なのですね。知識の抜けがある状態だと思うので、予備校の体験にも行ってみます。また、先生の論文対策の記事も大変参考になりました。重ね重ねお礼申し上げます。

特許法の読み替え準用について - 初心の者

2022/05/30 (Mon) 22:13:53

商標法のパリ優先権の規定である商標13条①項では、特43②項中の「明細書、特許請求の範囲もしくは実用新案登録請求の範囲及び図面」を「商標登録を受けようとする商標及び指定商品又は指定役務を記載したもの」と読み替えて準用しています。ところが、意匠におけるパリ優先権の規定である意匠法の15条①では、特43②項の読み替えについては、「明細書、特許請求の範囲・・・・」の読み替えがないのですが、これはどのような理由によるのでしょうか?

例えば、「意匠を記載した図面・・」などの読み替えが必要と思ったのですが。
ご教示の程宜しくお願いいたします。

Re: 特許法の読み替え準用について - 内田浩輔

2022/06/06 (Mon) 12:31:27

私見ですが、意匠から特許への変更は可能であるので(特46条2項)、意匠登録出願において提出する書類には、「特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するもの」が含まれていると考えられます。
そのため、「相当するもの」で読むことができるという建前なのだと思います。

一方、商標から特許への変更は不可能であり、「相当するもの」が存在しないために、読み替えが必要なのだと思います。

Re: 特許法の読み替え準用について - 初心の者

2022/06/08 (Wed) 10:01:36

内田浩輔 先生
ご解答内容を読みまして、納得しました。条文の理解の点からはあまり重要な事ではないでしょうが、以前から気になっていましたので、質問させていただいた次第です。 いつも有難うございます。

PCT主発明について - はつ

2022/04/10 (Sun) 13:36:46

国際調査の「主発明にかかる部分」(PCT17(3)(a)と、
国際予備審査機関の「主発明であると認められうる発明にかかる部分」PCT34(3)(c)は、何が違いますでしょうか?

Re: PCT主発明について - 内田浩輔

2022/04/12 (Tue) 10:54:32

同じものと考えて良いですが、PCT17条(3)(a)の主発明に係る部分は、請求の範囲に最初に記載されている発明に係る部分です(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第46条)。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=353M50000400034#Mp-At_46

そして、PCT34条(2)(c)主発明であると認められる発明に係る部分は、日本では、「最も主要であると認める単一の一般的発明概念を形成するように連関している一群の発明」のようですね(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第60条)。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=353M50000400034#Mp-At_60

国際段階でも補正ができるので、請求の範囲に最初に記載されている発明とすると、二度手間になるためであると思われます。

Re: PCT主発明について - はつ

2022/04/13 (Wed) 06:45:06

ありがとうございます。
34条で、単一性違反に異議申立→単一性違反くつがえらず→仕方ないので主発明のみ予備審査される、ときに違いが効いてくるのでしょうか。
また、異議申立ての結果を見てやっぱり手数料払う、減縮補正して主発明を明確にするという選択肢はあるのでしょうか?

Re: PCT主発明について - 内田浩輔

2022/05/24 (Tue) 19:05:42

審査対象が異なる可能性があるので、予備審査で効いてくる可能性はあります。
減縮補正するという選択肢はありますね。
なお、異議の申立は、追加手数料の納付と同時に行うので、後から支払うことは出来ないです。

特許料について - R4年合格を目指すものです

2022/05/18 (Wed) 11:32:01

いつもお世話になっております。
特許法107条の特許料の規定について質問です。

かっこ書きにおいて、67条4項延長があった場合はその延長存続期間分の特許料も必要とされていますが、
同条2項延長の場合は不要と考えてよいのでしょうか。

期間補償という趣旨から考えると、確かに料金を取らないというのが妥当なように思えますが、他に明確な規定を見つけられずお伺いした次第です。

よろしくお願い申し上げます。

Re: 特許料について - 内田浩輔

2022/05/18 (Wed) 13:59:44

特107条1項の存続期間は、特67条4こうかっこ書により読み替えられており、特672項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものとなります。
したがって、延長存続期間分の特許料も必要となります。

Re: Re: 特許料について - R4年合格を目指すものです

2022/05/19 (Thu) 15:17:55

早速のお返事、ありがとうございます。
ご配慮に感謝致します。

なるほど、つまり107条のかっこ書きでの「4項」は、2項延長があった場合はそれを含めた上での4項延長と考えるため、2項延長についてもその延長分の特許料は必要になるということですね。

大変参考になりました。

ありがとうございました。


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